Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Dari sini dapat dipahami bahwa hal yang terpenting dari ketentuan pasal ini adalah dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, sehingga Anda dapat menyimpulkan apakah merek yang Anda daftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis yang dimiliki oleh orang yang menggugat Anda.
Biasanya sebelum dilakukan pendaftaran merek, pendaftar meminta atau melakukan pengecekan mengenai merek yang akan didaftarkan tersebut telah terdaftar di Ditjen HKI dan dimiliki oleh orang lain apa belum. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pendaftaran merek dapat dilakukan atau tidak.
Pada tahap pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, apabila ditemukan adanya persamaan atau memiliki persamaan pokok atau keseluruhannya terhadap barang atau jasa yang sejenis yang sudah didaftarkan sebelumnya namun terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan, Ditjen HKI meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.
Dari hal tersebut di atas Anda dapat mengestimasi bahwa apakah benar Anda orang yang pertama menggunakan merek yang dimaksud atau orang yang menggugat Anda. Selama proses pendaftaran berlangsung, dan sebelum adanya putusan atas persetujuan Ditjen HKI diterima atau ditolak dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, maka masih ada kemungkinan-kemungkinan persamaan, ditolak atau diterima pendaftaran merek yang Anda ajukan.
Hal yang terpenting dalam proses pendaftaran merek ini adalah orisinalitas, memiliki ciri khas yang tidak dimiliki yang lain dan waktu pertama menggunakan merek tersebut. Apabila Anda meyakini adanya hal-hal tersebut di atas berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Anda yang pertama kali menggunakannya, maka merek tersebut dapat tetap digunakan. Namun sebaliknya, apabila merek yang Anda gunakan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis milik pihak lain, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain atas hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis.
Langkah-langkah yang dapat Anda lakukan ada 3 tahap: Tahap pertama, mengecek kembali ke Ditjen HKI apakah benar merek yang Anda pakai sudah terdaftar dan dimiliki oleh orang lain untuk kelas barang yang sejenis; Tahap Kedua, apabila sudah terdaftar dan dimiliki oleh orang lain, serta yang Anda lakukan murni ketidaktahuan Anda bahwa merek tersebut dimiliki pihak lain maka usahakan diselesaikan secara musyawarah; Tahap ketiga, apabila Anda yakin bahwa yang menggunakan pertama merek tersebut adalah Anda, berdasarkan bukti-bukti yang ada maka Anda tetap dapat menggunakan merek tersebut.
Berkenaan dengan merek usaha yang masih dalam proses pendaftaran dan belum keluar sertifikat HKI merek bisa digunakan dengan catatan memang tidak ada yang memiliki merek tersebut. Demikian pula dalam waralaba, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 138/PDN/KEP/10/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Waralaba Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, menyatakan bahwa pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba yang melampirkan tanda bukti pendaftaran HKI belum dalam bentuk sertifikat atau masih dalam proses pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka:
- a) dalam perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba harus memuat klausul yang mengatur kemungkinan terjadinya penolakan pendaftaran HKI; dan
- b) apabila pendaftaran HKI ditolak, maka STPW pemberi waralaba dan STPW penerima waralaba yang telah diterbitkan batal demi hukum.
Demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat, salam sukses dan terima kasih.
Oleh: Siswadi,S.H.,M.H.
Law Office Jamaludin & Partners
- Tipar Cakung Cilincing,Jakarta Utara
